Bilski 판례로 본 비즈니스모델 특허

♣ Bilski의 특허 출원 (출원번호 - 08/833,892)

Claim 1. A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of;
(a) initiation a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk postions of said consumer;
(b) indentifying market participants for said commodity having a counter-risk postion to said consumers; and
(c) initiation a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a seecond fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.

♣ 미국 특허청(USPTO) 의 판단

▶ 특정장치에 구현되지 아니하고, 단순히 추상적 아이디어를 조작하고, 실질적인 응용으로 제한됨이 없이 단순히 수학적으로 문제를 풀고 있음. 즉, 기술(Technological Arts)에 관한 것이 아님.

▶ 해당 출원건은 미국특허법 제101조가 규정하는 특허대상 범위가 아니라고 판단했다.

♣ 미국 특허심판원(BPAI-Board of Patent Appeals and Interferences)의 판단

▶ 특정 장치에 구현될 필요 없고, 기술(Technological Arts)테스트가 꼭 필요한 것은 아니나,

▶ 출원 특허는 특허 대상으로서의 상태의 변형(Transformation)이 없으며, 모든 방법의 청구로 결론적으로 추상적 아이디어에 대해 청구하고 있다.

▶ 또한 “Useful, Concrete, Tangible result”를 구현하고 있지 아니하다.

▶ 해당 출원건은 미국특허법 제101조가 규정하는 특허대상 범위가 아니라고 판단했다.

♣ 미국 연방순회항소법원(CAFC)의 판단

▶ 해당 출원건은 미국특허법 제101조가 규정하는 특허대상 범위가 아니라고 판단했다.

▶ “Useful, Concrete, Tangible result” 테스트는 대개의 경우 유용하지만, 미국 특허법 제101조 대상 여부를 판단하는 기준으로는 부족하다.

▶ 특허대상요건을 만족하기 위한 판단 기준으로 "Machine-or-Transformation test"(MOT test)라는 요건을 새롭게 만들어 내었다.

§ machine-or-transformation test

1. 청구된 방법(process)이 특정한 기계나 기구,장치에 결합되거나(or) – Machine
2. 청구된 방법(process)이 특정한 물품(article)을 다른 상태 혹은 물건으로 변환시켜야 한다. – Transformation

§ 주의사항

1. 특정한 기계의 사용과 물품의 변경은 청구항의 범위에 대해 중요한 한정을 부가할 필요가 있다.
2. 방법청구항내의 기계와 물품의 변경의 역할은 무의미한 추가적 해결 활동(insignificant extra-soultion activity)이어서는 안된다.

♣ 미국 연방대법원의 판단

▶ 다음의 2가지 사안에 대해 심의

1. 대법원은 기존의 판례를 통해 자연의 법칙, 물리적 현상, 추상적인 생각을 제외한 모든 새롭고 유용한 방법에 대해 제101조의 특허대상 범위에서 어떠한 제한도 두지 않으려 하였으나, 방법이 제101조의 특허 대상의 자격을 갖추기 위해서는 기계나 기구, 장치에 결합되어 있거나, 특정한 물체를 다른 상태나 물건으로 변경시켜야 한다는 CAFC의 'machine-or-transformation test'는 적절한가?

2. CAFC의 특허대상에 대한 'MOT test'는 많은 BM 발명에 대해 의미 있는 특허보호를 효과적으로 상실시키는 것은 아닌가? 이는 미국 특허법 제273조를 통해 특허는 "method of doing or conducting bussiness"를 보호한다는 미국 의회의 명확한 의도와 모순되지는 않는가?

▶ 출원 특허의 청구항이 추상적인 아이디어를 서술한 Process로 이루어져 특허성이 없다고 판단했다.

▶ 또한 판단에 항소법원이 채택한 'MOT test' 기준이 비니니스 모델 특허가능성을 판단하는 유일한 기준은 될 수 없지만, 유용하고 중요한 단서일 수 있고, 심사의 도구가 될 수 있음은 인정하였다

♣ 결론적으로..

▶ 현재 미국 특허청은 Bliski 사건 판결에서 채택한 'MOT test'에 따라 실무적으로 비지니스 모델 특허성을 판단하고 있다.

▶ 기존에 출원된 비지니스 모델 특허의 출원인들은 자연의 법칙, 물리적 현상, 추상적인 생각을 출원한 것이 아니라면, 'MOT test'가 유일한 기준이 아니라고 주장하면서 특허 가능성을 주장할 수 있으며, 반면 특허무효를 주장하는 측은 이 사건 대상 특허에 특허가 부여되지 않아서 비지니스 모델은 매우 좁게 특허가 인정될 수 있다며 특허 무효 또는 특허 거부를 주장할 수 있는 상황이다.

▶ 비즈니스 모델 특허를 작성함에 있어 'MOT test'를 반영하여 청구항을 작성한다면 논란을 피할수 있을 것이며, 한국 특허청의 심사지침에도 이러한 경향이 오래전부터 있었기에 현재 한국의 특허출원 방향을 유지한다면 미국에서 특허를 취득하는데 문제가 없을 것으로 판단된다.

♣ 참고자료

1. 남현우 변리사 블로그 : http://awacs.egloos.com/4328463
2. 경은특허 블로그 : http://blog.naver.com/howidea?Redirect=Log&logNo=130090097005
3. 미국 CAFC의 Bilski 판결의 분석 (한남대학교 김관식 교수)

◎ 여러 문서를 참조하여 정리를 해보았습니다. 혹 틀린 부분이 있으면 연락 부탁드립니다.